Alles Over Oppositie Tegen Merkregistratie

Door Evelien Udo en Marleen Splinter
oppositie tegen merkregistratie

In het proces van merkregistratie kun je tegen een juridische hobbel oplopen: oppositie van een ander bedrijf dat zich tegen de merkregistratie verzet. Wat zijn de regels en wat kun je ertegen doen? 

Wat is oppositie? Het is een formeel bezwaar tegen de inschrijving van een nieuwe merkaanvraag, meestal afkomstig van een andere merkhouder. Het bezwaar is erop gericht te voorkomen dat de merkregistratie slaagt.

Termijn en instanties

In de Benelux kan oppositie worden ingesteld tot twee maanden na de publicatiedatum van de merkaanvraag. In de EU is deze termijn drie maanden. Opposities worden ingediend bij en behandeld door de officiële merkenautoriteiten, zoals het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) of het European Office for Harmonisation in the Internal Market (OHIM). Zij beoordelen of de merkaanvraag op verwarrende wijze overeenstemt met een ouder merk, of soms met een oudere handelsnaam.

Verlopen van oppositietermijn zonder oppositie

Als de oppositietermijn van een Benelux merkregistratie is verstreken, dan kan alleen nog via de rechter het gebruik en de registratie van het vermeende conflicterende merk worden aangevochten. Bij het verstrijken van de oppositietermijn van een Europese merkaanvraag kan alsnog een actie tot nietigheidsverklaring worden ingesteld bij het OHIM. Je hoeft dus niet meteen naar de rechter.

Procedure oppositie

De merkenautoriteiten stellen de aanvrager van het geopponeerde merk direct op de hoogte van de oppositie en de beoordelen de ontvankelijkheid van de oppositie.

Ingeroepen rechten

In de Benelux kan alleen oppositie worden ingediend op basis van een geregistreerd merk, of een ongeregistreerd algemeen bekend merk. In de EU kan, naast een merk, ook een handelsnaam van meer dan plaatselijke betekenis als basis dienen voor een oppositie.

Ontvankelijkheid opposities

De autoriteiten nemen alleen opposities in behandeling als het verzoek binnen de termijn en op de juiste wijze is ingediend, de taksen zijn betaald en er geldige rechten zijn ingeroepen. In de Benelux zijn de oppositietaksen 1000 euro, waarvan 40 procent  voor afloop van de oppositietermijn moet zijn betaald en de rest voor het einde van de cooling off periode. In de EU zijn de taksen 350 euro.

Cooling off periode

Dat is de eerste termijn van twee maanden waarin de oppositie “on hold” staat om partijen de mogelijkheid te geven er samen uit te komen. Partijen kunnen gezamenlijk verzoeken om die periode uit te stellen.

Opschorting 

Als één van de ingeroepen merken nog niet definitief is geregistreerd, dan wordt de procedure aangehouden totdat dat merk is ingeschreven.

Oppositiegronden en argumenten

Na het verstrijken van de cooling off periode heeft de opposant twee  maanden de tijd om de oppositie nader te onderbouwen. Na ontvangst van de oppositiegronden heeft de deposant twee maanden om daarop te reageren.

Gebruiksbewijzen

Is het ingeroepen merk langer dan twee jaar geregistreerd, dan kan in het verweer worden gevraagd om gebruiksbewijzen. Kan de opposant niet aantonen dat het merk “normaal” is gebruikt voor de waren en diensten, dan kan er (deels) geen beroep worden gedaan zijn rechten.

Lengte van de procedure

Vanwege alle termijnen, en zeker als gebruik een rol speelt, duurt het al snel een jaar voor de oppositiebeslissing wordt genomen.

Reikwijdte oppositie merkregistratie

De procedure betreft uitsluitend de merkregistratie, en niet het gebruik van het merk. Daarover kan alleen de rechter beslissen.

Oppositiebeslissing

De merkenautoriteiten achten de oppositie wel of niet gegrond. Als de oppositie gegrond is heeft dat als gevolg dat de merkregistratie geheel of gedeeltelijk wordt geweigerd.

Kosten oppositie

De opposant betaald de oppositietaksen. Krijgt hij zijn gelijk, dan kan de opposant de kosten verhalen op deposant. Bij een gedeeltelijk gelijk, draagt elke partij de eigen kosten. Partijen krijgen nooit alle kosten vergoed.

Beroep tegen oppositiebeslissing

Het is mogelijk om in beroep te gaan tegen een oppositiebeslissing. In de Benelux moet dat bij de rechter. In de EU kan beroep worden ingesteld bij het OHIM.

Inhoud oppositie

De inhoudelijke argumenten in een oppositie hebben vooral betrekking op de vergelijking van de merken van beide partijen en de waren en diensten, waarvoor deze zijn aangevraagd.

Een paar vuistregels voor de vergelijking zijn:

  • Merken hoeven niet identiek te zijn om verwarrend te kunnen overeenstemmen, zie dit voorbeeld van Skype;
  • Er wordt gekeken naar de visuele, fonetische en conceptuele aspecten van de merken;
  • Zwakke merken, hebben beperkte bescherming;
  • De dominante bestanddelen van de merken in kwestie wegen het zwaarst;
  • Woordbestanddelen prevaleren meestal boven de grafische elementen, tenzij het een beschrijvend woord betreft;
  • Er wordt NIET gekeken naar de merken zoals die worden gebruikt: alleen de merken zoals gedeponeerd spelen een rol;
  • Alleen bij een beroep op bekendheid van een merk en als gebruik moet worden aangetoond, spelen feitelijke bewijzen een rol.

Sterk onderscheidende merken (zoals niet-beschrijvende fantasienamen) genieten een ruime bescherming. De soortgelijkheid van de waren en diensten wordt dan eerder aangenomen. Zwak onderscheidende, beschrijvende merken genieten minder bescherming. Voor een geslaagde oppositie is in dat geval sterke verwantschap tussen de producten vereist.

Oppositie tegen merkregistratie is droge procedure

Merken zijn emotie en het is daarom vaak lastig om objectief te kijken naar je eigen zaak. De oppositie is een droge procedure, waarbij geen belangenafweging plaats vindt en er geen plaats is voor het schetsen van een feitelijke achtergrond.

>>> Lees verder: Check je merk! Drie belangrijke wijzigingen voor merkhouders.

Evelien Udo en Marleen Splinter

Over de auteur

Bekijk profielen van Evelien Udo en Marleen Splinter, oprichters van merkenbureau RISE. Zij houden zich bezig met het opzetten en beheren van merkenportefeuilles, conflictbemiddeling en opposities.