Check je Merk! Drie Belangrijke Wijzigingen Voor Merkhouders

Door Evelien Udo en Marleen Splinter
merkbescherming merkhouder

Door wijziging van de regels voor merkbescherming is een herziening van veel merkenportefeuilles nodig. Maar veel merkhouders hebben geen actie ondernomen om hun merkrechten veilig te stellen. Een overzicht van de veranderingen en wat merkhouders kunnen doen om hun merkrechten veilig te stellen.

Gebruik van EU merken

Binnen vijf jaar na registratie moeten merken worden gebruikt voor de producten en diensten  én in het grondgebied waarvoor ze zijn geregistreerd. Wordt een merk niet normaal gebruikt, dan kan er geen beroep op worden gedaan in procedures en kan de vervallenverklaring worden gevorderd.

Een Europese merkregistratie biedt bescherming voor alle EU lidstaten tegen relatief lage kosten, zonder dat gebruik in de hele EU nodig is om de merkrechten te behouden. Tot voor kort gingen we er vanuit dat gebruik in één lidstaat voldoende was om de Europese merkregistratie in de hele EU te kunnen inroepen. Een mooi middel dus voor ambitieuze ondernemers om de Europese markt te reserveren voor toekomstige uitbreidingsplannen.

Het uitgangspunt dat gebruik in 1 lidstaat voldoende zou zijn voor behoud van een Europese merkregistratie, is onderuit gegaan in de ONEL/OMEL zaak. Sindsdien moeten houders van Europese merkregistraties er juist vanuit gaan dat gebruik in een klein deel van de EU niet voldoende is om een Europese merkregistratie staande te houden.

Gevolg: wordt een Europese merkregistratie slechts in een beperkt aantal lidstaten gebruikt en is het merk ouder dan vijf jaar, dan kan het niet meer met succes worden ingeroepen. De merkregistratie blijft wel geldig zolang niemand zich beroept op het ontbreken van normaal gebruik. Het aankaarten van inbreuken is dan wel risicovol, omdat doorhaling van de registratie als tegenactie kan dienen. Gezien die onzekerheid is de waarde van merken, waarvan mogelijk geen normaal gebruik kan worden aangetoond, beduidend verminderd.

Actie: behoud de Europese merkregistratie, maar dien aanvullend een Benelux merk in. Is er ook gebruik in een enkel ander land, dan is het goed het merk ook in dat land te registreren.

Classificatie van merken

Merkbescherming wordt verkregen voor bepaalde waren en diensten. Hoe ruimer de classificatie, hoe ruimer de bescherming.  In de praktijk zijn er veel merken ingediend met een algemene omschrijving, door gebruikmaking van de zogenaamde “class heading”. Niet echt duidelijk waarvoor de merkrechten nu precies werden geclaimd, maar “hoe vager de omschrijving, hoe ruimer de bescherming”, was het motto. De beslissing in de zaak IP Translator, haalt dit standpunt onderuit.

Gevolg: bepaalde vage termen in de waren- en dienstomschrijving bieden in gevallen geen of minder bescherming dan gedacht. Als een merk gebruiksplichtig is, maar gebruik kan alleen worden aangetoond voor waren en/of diensten die niet in de omschrijving staan, dan kan er geen succesvol beroep worden gedaan op de merkregistratie.

Actie: check of de specifieke producten benoemd zijn in de omschrijving. Is dat niet het geval, bekijk dan of de specifieke producten begripsmatig vallen onder overkoepelende begrippen. Is dat niet het geval, schakel dan in ieder geval een merkenadviseur in. Soms kunnen merkregistraties worden aangepast door te specificeren, maar in gevallen is een nieuwe merkregistratie nodig.

>> Lees meer: Waar moet je op letten bij het kiezen en aanvragen van een merknaam

Logo registratie zwart-wit

In de EU is het merkenrecht al jaren geharmoniseerd. Het is de toepassing daarvan die per land erg uiteen loopt, waardoor er toch per land moet worden bekeken wat de situatie is. Nieuwe Europese richtlijnen moeten hier een einde aan maken. Zo is er sinds vorig jaar een Richtlijn van toepassing die de beschermingsomvang van een beeldmerk in zwart-wit sterk beperkt. Het komt er op neer dat een logo in zwart-wit niet langer alle kleurvariaties dekt. Zwart-wit biedt geen kleur neutrale bescherming meer. Een logo dat is geregistreerd in zwart-wit moet nu ook in zwart-wit worden gebruikt.

Gevolg: merkregistraties van logo’s in zwart-wit die niet in zwart-wit worden gebruikt, bieden geen bescherming meer aan logo’s die gebruikt worden in kleur. Hierdoor kunnen veel registraties niet worden gehandhaafd en hebben ze hun waarde verloren.

Actie: registreer bij gebruik in kleur, logo’s (mede) in kleur. Daarnaast kunnen oude zwart-wit registraties in stand worden gehouden door het logo mede in zwart-wit te gaan gebruiken. Dat hoeft niet in alle communicatie.

Kijk daarom na of de merkbescherming net zo goed is geregeld als gedacht en schakel een merkenadviseur in voor een objectief advies. Mogelijk is één nieuw merkdepot voldoende om de drie hierboven omschreven wijzigingen te ondervangen.

Heeft u advies nodig over uw merkregistratie?

Via het platform LegalDutch krijgt u snel advies tegen een vaste prijs >>

Evelien Udo en Marleen Splinter

Over de auteur

Bekijk profielen van Evelien Udo en Marleen Splinter, oprichters van merkenbureau RISE. Zij houden zich bezig met het opzetten en beheren van merkenportefeuilles, conflictbemiddeling en opposities.