Skype Heeft Probleempje met Merkregistratie

Door Evelien Udo en Marleen Splinter

Skype krijgt zijn merk in de EU niet geregistreerd door succesvolle oppositie door het Britse mediabedrijf Sky. Wees dus alert door tijdig en zorgvuldig je merk te registeren.  

Ruim tien jaar geleden diende Skype een aantal Europese aanvragen in voor het merk Skype. Het Britse mediabedrijf Sky vond SKYPE te veel lijken op haar merk SKY en de aangevraagde diensten overlappen. Sky dient daarom oppositie in tegen de merkaanvragen SKYPE. Het feitelijke gebruik van SKYPE wordt niet bestreden, Sky vindt alleen de merkaanvragen te ruim en te ver gaan.

Vele jaren en procedures later is nu duidelijk dat Sky gelijk heeft gekregen. Omdat de merken een  identiek begin hebben, namelijk SKY, en SKY een bekend merk is, wordt SKYPE verwarringwekkend overeenstemmend geacht. De betreffende SKYPE merkaanvragen zullen definitief niet worden geregistreerd.

Wat ging er mis voor SKYPE?

Het merkregistratie- en oppositiesysteem in de EU is heel formeel, en beidt weinig ruimte voor feitelijke omstandigheden. Dat heeft niet in Skype’s voordeel gewerkt. Zo kunnen merken voor meer producten worden geregistreerd, dan waarvoor ze worden of zullen worden gebruikt.

>>> Lees verder: Check je merk! Drie belangrijke wijzigingen voor merkhouders.

De meeste merken in de EU zijn ruim ingediend. Hierdoor zegt de merkregistratie zelf vaak niets over de belangen van de merkhouder en de beschermingsomvang van het merk. Zowel het merk SKY als SKYPE zijn ruimer aangevraagd dan strikt nodig was voor het afdekken van de concrete activiteiten, waardoor er op papier een conflict was, terwijl er bij de consument geen verwarring was.

Daarnaast speelt feitelijk gebruik en bekendheid alleen maar een rol voor zover daar sprake van was ten tijde van de merkaanvraag. De grote bekendheid die SKYPE heeft verworven in de afgelopen 10 jaar, kon daarom geen rol spelen.

Huidige bekendheid Skype mocht niet baten

Mede omdat het merk SKY ten tijde van de aanvraag van SKYPE wel bekend was, is het Europes Hof van Justitie het eens met Sky. De beschermingsomvang van SKY werd daardoor ruimer geacht dan bij “normale” merken. Het Hof concludeert dat SKY en SKYPE zo veel op elkaar lijken, dat het publiek in verwarring zou kunnen raken.

Er werd dus alleen gekeken naar de bekendheid van SKY. De huidige bekendheid van SKYPE speelde geen rol. Ook het ontbreken van feitelijke verwarring tussen de merken kon niet worden ingebracht. Het gaat bij opposities dus niet om het hier en nu.

De subjectieve beoordeling van de overeenstemming tussen de merken is tevens een lastige factor omdat het daardoor soms lastig te voorspellen is of een merk nu wel of niet overeenstemmend zal worden geacht. Een andere uitkomst van deze beoordeling is dan ook niet ondenkbaar.

Het wordt eens te meer duidelijk dat je in een oppositie best feitelijk gelijk kunt hebben, maar het niet krijgt, omdat de procedure daar geen ruimte voor biedt.

Wat zijn de gevolgen voor SKYPE?

Het verliezen van de procedure heeft in feite geen grote gevolgen voor de huidige activiteiten van Skype. Sky heeft immers geen bezwaar gemaakt tegen het gebruik van de merknaam SKYPE. Hoogstens is SKYPE nu wat beperkt in haar ambities omdat Sky haar een halt heeft toegeroepen.

Maar niet getreurd, SKYPE en Microsoft hebben in de tussentijd een enorme lijst met merkregistratie van SKYPE verkregen. Overigens doet ook Sky Plc hard haar best om honderden SKY merken te registreren.

Je kunt je afvragen wie er uiteindelijk gebaat is geweest bij deze procedures. In veel gevallen is het effectiever om op een andere manier je gelijk te halen of duidelijkheid te krijgen over je rechtspositie. Zo kunnen partijen altijd proberen er samen uit te komen.

Evelien Udo en Marleen Splinter

Over de auteur

Bekijk profielen van Evelien Udo en Marleen Splinter, oprichters van merkenbureau RISE. Zij houden zich bezig met het opzetten en beheren van merkenportefeuilles, conflictbemiddeling en opposities.