Waar Moet je op Letten bij Kiezen of Aanvragen van een Merknaam?

Klanten vragen mij regelmatig of ze een bepaald woord of logo kunnen aanvragen als merk (en het kunnen gebruiken). De vraag is dan: mag het juridisch? Met andere woorden: kan ik die merknaam of dat logo registreren en gebruiken, en maak ik er geen inbreuk mee op de rechten van anderen?

Wat is een merk en waarom aanvragen?

Een merk is een teken (meestal bestaand uit letters en/of een logo) dat is geregistreerd voor specifieke producten (bijvoorbeeld voor kleding). Het voornaamste doel van een merkregistratie is om daarmee anderen te verbieden jouw merk (of iets dat daar te veel op lijkt) onder meer te gebruiken voor producten waarvoor je het hebt geregistreerd (of: als het een “bekend” merk is – zoals Louis Vuitton– ook voor andere niet-vergelijkbare producten, waarover hieronder meer).

Je kan een merk voor verschillende landen registreren. Aanvragen van registratie gebeurt bij een merkenbureau. Zo kan je het merk voor Nederland, België en Luxemburg registreren bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE), en voor Europa bij het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO).

Welke merken mogen?

Om een merk te mogen registreren moet dat merk aan een aantal eisen voldoen. Zo mogen merken in de Benelux en Europa onder meer niet in strijd met de goede zeden zijn (bijvoorbeeld omdat ze discriminerend of beledigend zijn). Ook merken die (te) beschrijvend zijn worden niet toegelaten. Je kan het woord “bananen” bijvoorbeeld niet registreren voor bananen – ook niet in een andere taal die veel mensen in het territorium waar je aanvraagt begrijpen (bijvoorbeeld in het Engels).

De reden daarvoor is dat, als dat wel zou zijn toegestaan, anderen dat woord niet meer voor dat soort producten zouden mogen gebruiken. Daardoor zou het gebruik van dat woord te veel worden beperkt. Veel alternatieven voor bijvoorbeeld het woord banaan zijn er niet.

Wat wel mogelijk is, is een merknaam te registreren waar een beschrijvend onderdeel in zit, maar dat niet (nagenoeg) volledig beschrijvend is omdat daar een niet-beschrijvend element in zin (bijvoorbeeld het merk “We Are Bananas”).

Wanneer wordt merk geweigerd?

De registratie van een merk worden geweigerd als een ander dat (of een merk dat daarop lijkt) al heeft ingeschreven voor soortgelijke producten. Degene die het merk al eerder geregistreerd had kan daar dan bezwaar (“oppositie”) tegen instellen. Het is immers de bedoeling de merkhouder een exclusief recht te geven op het gebruik van dat merk voor dat soort producten. Als meerdere personen dezelfde “exclusieve” rechten zouden hebben, zou die exclusiviteit makkelijk kunnen worden uitgehold natuurlijk. Door bezwaar in te stellen kan dan voorkomen worden dat een ander jouw merk of iets dat daarop lijkt te registreren.

Bovendien moet je opletten met bekende merken: ook als je dat merk (of iets dat daarop lijkt) registreert voor andere producten dan die waarvoor het oorspronkelijk is geregistreerd, kan het zijn dat je dat merk toch niet mag registreren omdat daardoor verwarring kan ontstaan. Als bijvoorbeeld Louis Vuitton alleen voor kleding zou zijn geregistreerd, zou de registratie voor fietsen waarschijnlijk alsnog kunnen worden tegengehouden omdat het verwarring zou veroorzaken.

Oplossing voor “ongeschikte” merken

Of iets een goed merk is, is natuurlijk niet alleen een juridische vraag, maar ook een commerciële. Zo is het goed mogelijk dat je een beschrijvend woordmerk (een merk bestaand uit woorden en/of cijfers) niet kan aanvragen omdat het te beschrijvend is, terwijl het commercieel wel aantrekkelijk is (bijvoorbeeld omdat het goed kan zijn juist expliciet te benoemen wat je verkoopt). Dan kan je natuurlijk beslissen dat merk toch te gebruiken, ook al heb je er niet het alleenrecht op.

Je zou bij zo’n teken wel kunnen proberen in ieder geval een logo met die woorden te registreren, zodat je in ieder geval bescherming voor dat logo hebt. Voor dat logo geldt dan vanzelfsprekend dat het niet te beschrijvend mag zijn. Om in het voorbeeld van bananen te blijven: je kan niet simpelweg een plaatje van een banaan als beeldmerk voor bananen registreren. Bovendien moet je er op blijven letten dat het niet te veel lijkt op een ander merk dat wel geregistreerd is.

Daarnaast is internet in de huidige economie natuurlijk erg belangrijk. Als je een merk niet kan registreren, kan je het ieder geval een beetje exclusief proberen te maken door het als domeinnaam te registreren. Ook hier geldt weer: als je daarmee geen inbreuk maakt op de rechten van anderen natuurlijk.

Wat is inbreukmakend?

Een merkhouder kan uiteraard niet alleen bezwaar maken tegen de registratie van een merk dat daarop lijkt, maar ook tegen het gebruik ervan. De criteria voor wat inbreukmakend is, komen voor een groot deel overeen met de eisen die worden gesteld aan de registratie van een merk.

Gebruikt een ander het merk dan toch zonder toestemming, dan pleegt hij in principe inbreuk. De merkhouder kan dan onder meer bij de rechter een schadevergoeding vorderen, of betaling van de winst die met gebruikmaking van het merk is gemaakt.

Of je nu een merknaam wilt aanvragen of niet, het blijft dan ook belangrijk om het te (laten) controleren om er zeker van te zijn dat je geen inbreuk op de rechten van anderen maakt.

Conclusie

Of een merk “mag” (niet alleen of je het kan aanvragen, maar ook of je door het gebruik ervan inbreuk maakt op de rechten van anderen) kan een lastige inschatting zijn. Het is daarom aan te raden je daarover goed te laten informeren om te voorkomen dat je het merk niet kan registreren of door het gebruik inbreuk maakt (met alle ellende van dien). Natuurlijk bij voorkeur voordat je investeringen hebt gedaan in bijvoorbeeld ontwerp van een merk, huisstijl en de marketing  daarvan, zodat je dat je dat niet allemaal weer moet aanpassen.

Over de auteur

Benjamin van Werven is advocaat bij Versteeg Wigman Sprey Advocaten. Benjamins praktische en doortastende aanpak stamt uit zijn tijd bij Endemol International waar hij de contractenpraktijk en het bedrijfsleven goed heeft leren kennen. Benjamin werkt secuur en systematisch. Hij is in onderhandelingen vasthoudend en overtuigend. Hij is goed ingevoerd in het intellectueel eigendomsrecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht, en in de entertainment-, muziek-, IT- en ICT-branche.